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Visualizzo pagina - Opposizione alla registrazione di marchio

Procedura di opposizione alla registrazione dei marchi

Entrata in vigore

E’ stata attivata dal 1° luglio 2011 la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali italiani  e dei marchi internazionali con efficacia in Italia, prevista dagli artt. 176-184 del C.P.I. e dagli artt. 46-63 del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del C.P.I.), che consente di far valere, davanti all’UIBM, alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.

Possono formare oggetto di opposizione anche i marchi internazionali che hanno estensione della protezione in Italia, pubblicati a partire dal numero di luglio 2011 della Gazette de l’Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelles des Marques Internationales.

 

Legittimazione a proporre l’opposizione
Legittimati sono:

-          i titolari o licenziatari dei diritti anteriori (marchi – domande o registrazioni - nazionali italiani, internazionali con efficacia in Italia o comunitari)

-          i soggetti aventi diritto ex art. 8 cpi, e cioè le persone, gli enti e le associazioni, quando manchi il consenso alla registrazione.

Avanti l’Uibm non possono invece essere azionati:

-          i diritti derivanti da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione dell’Unione di Parigi

-          i diritti derivanti da un marchio usato di fatto

-           i diritti derivanti dalla ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome di dominio.

In tutte queste ipotesi il titolare del diritto anteriore continuerà a ricorrere all’autorità giudiziaria.

Termini
Il termine perentorio per il deposito dell’opposizione è di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda o della registrazione sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa, pubblicato con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011, sul sito web www.uibm.gov.it, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale sul Gazzettino dell’Ompi.

 

Atto di opposizione

Deve essere presentato all’Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando esclusivamente il modulo apposito, ed inviato all’Ufficio in tre copie, tra cui l’originale in regola con l’imposta di bollo, o in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia come ricevuta.

L’atto di opposizione, firmato dall’opponente o dal mandatario nominato, dovrà indicare tutti i dati che identificano l’opponente e i diritti in base ai quali agisce, il marchio opposto e i relativi prodotti o servizi nonché le motivazioni a sostegno dell’opposizione; è possibile integrare l’atto con una produzione documentale successiva.
L’attestato di versamento del diritto di opposizione (250 euro) va invece allegato all’atto di deposito, pena il ritiro dell’opposizione.
Ogni opposizione deve avere ad oggetto esclusivamente un marchio mentre si può contestare solo una parte delle classi o dei prodotti o dei servizi del marchio.

 

Modalità di trasmissione
Il deposito può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, plico tramite servizi di spedizione o posta elettronica certificata (indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

Procedura
La procedura di opposizione si articola in tre fasi :

-          controllo formale

-          istruttoria

-          decisionale

e si conclude con l’accoglimento o con il rigetto (a cui consegue la registrazione del marchio).

Durante la fase istruttoria le parti, invitate dall’Ufficio, possono raggiungere un accordo conciliativo; qualora l’accordo non riesca o sia solo parziale, l’Ufficio valuterà i documenti inviati dalle parti, ivi comprese le prove d’uso (da depositarsi dietro espressa richiesta del titolare del marchio opposto, dovranno essere su supporto informatico in tre copie), memorie, deduzioni e documenti nei termini che saranno stati fissati.
La mancata presentazione delle prove d’uso determina il rigetto dell’opposizione.
Al termine dell’istruttoria, l’Ufficio accoglie l’opposizione respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte oppure la respinge e registra il marchio.
Nel caso di opposizione alla registrazione internazionale (art. 180 cpi), l’Ufficio emette un rifiuto (definitivo o parziale) oppure respinge l’opposizione dandone comunicazione all’Ompi di Ginevra.

Ricorso

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ufficio circa inammissibilità o rigetto dell’opposizione nonché di ogni altra comunicazione che comporti il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento, è ammesso ricorso alla Commissione ricorsi ex art. 135 cpi.
Il ricorso sospende l’efficacia delle decisioni impugnate.

Finalità
L’opposizione si presenta come un nuovo strumento per risolvere, in tempi abbastanza rapidi, i conflitti tra i titolari di marchi e alleggerire il carico di lavoro delle Sezioni Specializzate dei Tribunali, ma soprattutto consente al nostro sistema di proprietà industriale italiana di allinearsi con tutti i principali Paesi industrializzati.

 

Download documento PDF Modulo per opposizione

Download documento PDF Artt. 176-184 C.P.I.

Download documento PDF Artt. 46-63 D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del C.P.I.)

Download documento PDF D.M. 11 maggio 2011

Download documento PDF Circolare n. 582 dell'11 luglio 2011


Nell'area normativa del sito www.uibm.gov.it è possibile prendere visione del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 08.07.2011, recante i  termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione, e della circolare num. 582 dell’11.07.2011, che spiega in modo dettagliato le modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione, ed è possibile scaricare il modulo per la presentazione dell’opposizione.

 

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